编者按：
改革开放四十余年来，我国知识产权保护逐渐实现由弱保护到强保护的转变。在此大背景下，上海市协力（苏州）律师事务所王乃莹律师带领的知识产权团队以最高人民法院发布的《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2021）》及《2021年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例》中所涉案例为引，编写2021年知识产权典型案例研读系列文章，该系列文章将涉及专利民事案件、专利行政案件、技术秘密案件、技术类知识产权合同案件等知识产权案件裁判规则的解读，供大家参考。
原创作者 | 王乃莹律师、张雨嘉律师
案号：（2021）最高法知民终508号
案情简介
S公司以L公司侵犯其实用新型专利权（一种条形音箱，专利号为ZL20192011xxxx.0）为由，向广州知识产权法院提起诉讼。经审理，原审法院一审判决认定L公司制造、销售的被诉侵权产品A25型号音箱落入涉案专利权利要求1、2、5的保护范围，L公司对此没有异议，但其主张先用权抗辩。原审法院因L公司所提供的部分证据系其单方制作提供，且L公司并未对其制造范围以及仅在原有范围内继续制造进行举证，认定L公司主张的先用权抗辩不成立。
L公司对一审判决不服，向最高人民法院提起上诉，并在二审中提交新证据、申请证人出庭作证，拟补强证明其先用权抗辩成立，且仅在原有范围内继续制造、使用被诉侵权产品。二审法院经审理认为，L公司所主张的先用权抗辩成立，因此判决撤销广州知识产权法院作出的一审判决，驳回S公司的诉讼请求。
裁判要旨
在先用权抗辩中，被诉侵权人在自行研发产品过程中形成的技术图纸、工艺文件、检验报告等，均属于研发过程中形成的技术文件，由被诉侵权人单方制作形成符合常理，其在产品未正式制造、销售前不对外公开亦符合产品研发的客观情况，在审查其证据效力时应结合其他相关证据综合判断，不能仅因相关技术图纸、工艺文件、检验报告系单方制作而简单否定其证明效力。
由于原有范围的认定往往涉及过去某一时点之前存在的生产模具、生产数量、厂房面积等客观情况，故对“仅在原有范围内继续制造、使用”相关事实查明，应结合双方当事人的诉辩主张以及案件的具体情况综合分配证明责任。先用权抗辩中“原有范围”的证明标准不宜过高。被诉侵权人已经尽力举证，所举证据能够初步证明其所主张的原有范围具有合理性，专利权利人没有提供充分反证予以推翻的，一般可以认定被诉侵权人系在原有范围内实施。
案例评析
本案例中，一审和二审的争议焦点之一均为L公司主张的先用权抗辩是否成立。
一审中，L公司为证明其先用权抗辩成立，提交了四十份证据：
以上证据拟证明涉案专利申请日前L公司已经完成了Ａ25音箱的设计
原审法院认定，除外观设计专利证书、授权公告、社保缴费记录和工商登记信息外，均系L公司单方制作的证据。
以上证据拟证明涉案专利申请日前L公司已经为Ａ25音箱的量产销售做好准备
原审法院认定，除银行转账回执、工商登记和社保记录外，均系L公司单方制作的证据。
以上证据拟证明涉案专利申请日前L公司已经开始对外推广销售Ａ25型号音箱
原审法院认定，除营业执照外，均系L公司单方制作的证据。
因此，L公司提交的上述证据不足以证实其在涉案专利申请日前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备。退一步讲，即使上述证据可予采信，L公司所举证据限于其在专利申请日前已做好制造被诉侵权产品的准备及进行制造，但未对其制造范围以及仅在原有范围内继续制造进行举证。因此，L公司提交的证据不足以证实先用权抗辩成立。
二审中，L公司向法院提交四份新证据，并申请证人出庭作证：
拟补强证明L公司先用权抗辩成立，且仅在原有范围内继续制造、使用被诉侵权产品
二审法院认定，研发过程中形成的技术文件，由被诉侵权人单方制作形成符合常理，其在产品未正式制造、销售前不对外公开亦符合产品研发的客观情况，不能仅因系单方制作而简单否定其证明效力。此外，先用权抗辩中“原有范围”的证明标准不宜过高，被诉侵权人已经尽力举证，所举证据能够初步证明其所主张的原有范围具有合理性，专利权利人没有提供充分反证予以推翻的，一般可以认定被诉侵权人系在原有范围内实施。
先用权抗辩是专利侵权诉讼中被告常采用的抗辩策略之一，先用权抗辩是否能够成立的关键在于是否满足以下两个要件：
一、在专利申请日前，被诉侵权人已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备；
二、仅在原有范围内继续制造产品、使用相同方法。
在实践中，难免会出现自主研发产品的技术方案恰好与他人在后申请的专利技术方案相同或等同的情况。专利权人通过公开技术方案的内容换取一定时期内的垄断权利，但与此同时也应当平衡其他自主研发主体的利益，避免不合理地将他人在专利申请日以前制造自主研发产品、使用自主研发技术的行为纳入专利侵权的范围。
通过上述最高院案例我们不难得知，被诉侵权人单方制作的证据并非完全无法采信，“原有范围”的证明标准也并非是严苛的。尽管将来是否会遭遇专利侵权诉讼是未知的，但对于自主研发型企业来说，其都应当在技术研发的全过程中注意留存不同阶段所形成的各类技术文件及产品实物，如设计图、结构图、专利申请文件、工艺文件、产品照片、产品样品等；同时注意记录厂房面积、主要设备、主要原材料、模具等的变化情况，以及留存与产品设计、制造、使用相关的第三方沟通记录、交易记录、合同等文件资料，以便在不幸遭遇竞争对手提起专利侵权诉讼时，尽力举证以满足先用权抗辩成立的两大要件。
法条链接
根据我国现行《专利法》第七十五条的规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）……；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（三）……。”根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条的规定：“……有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模……”
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