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【协力研究】协力研究|最高院知产庭2021裁判要旨(三):技术许可合同订立是否存

作者:王乃莹知识产权律师 来源:协力苏州知识产权业务部 日期:2022/5/13 10:48:30 人气:33

编者按:

改革开放四十余年来,我国知识产权保护逐渐实现由弱保护到强保护的转变。在此大背景下,上海市协力(苏州)律师事务所王乃莹律师带领的知识产权团队以最高人民法院发布的《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2021)》及《2021年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例》中所涉案例为引,编写2021年知识产权典型案例研读系列文章,该系列文章将涉及专利民事案件、专利行政案件、技术秘密案件、技术类知识产权合同案件等知识产权案件裁判规则的解读,供大家参考。

原创作者 | 王乃莹律师、张雨嘉律师

 

 

案号:(2021)最高法知民终809号

 

 

案情简介

J公司与Z公司洽谈在当地投资建厂的事宜,依据当地政府的招商引资政策,可对符合该市产业发展的制造业项目按照设备投资额的一定比例给予奖励。根据J公司计划投资的项目规模,预计可获得2亿元综合奖励。J公司为提前获得该笔综合奖励,与Z公司签订涉案技术许可协议,协议约定将J公司拥有的3项与柴油发动机相关的技术授权给Z公司独家使用;许可使用费为2亿元固定费用及每年使用该技术秘密收入的3.5%的提成费用;许可期限为10年。

合同签订后,J公司向Z公司交付了三款柴油发动机的相关技术资料及样机,Z公司向J公司的账户支付2亿元人民币,但该笔资金仍在Z公司的监管下,J公司不能自由支配该笔款项。

J公司的母公司S公司为深圳证券交易所上市公司,S公司对涉案技术许可合同的相关情况进行了披露,引起了深交所对涉案交易的关注,并要求其对涉案合同相关问题进行说明。

在涉案合同签订4个月后,S公司与Z公司商定,以2亿元人民币“回购”上述涉案技术。但由于证监会开展对涉案合同的调查,调查期间J公司及其关联公司的资金变化情况遭到严密监控,其为了“回购”技术所开具的支票兑付时间过期,最终Z公司未能收回2亿元“回购款”。

据此,Z公司向江苏省高级人民法院提起诉讼,主张其与J公司之间签订的技术许可协议系双方为先行兑付2亿元政府投资奖励而签订,并非双方的真实意思表示,应属无效,请求法院判令J公司返还技术许可费2亿元。一审法院认定涉案技术许可协议无效,判令J公司返还2亿元技术许可费,Z公司返还涉案技术的相关技术资料。双方均不服一审判决,向最高人民法院提出上诉。最高人民法院进一步根据“三步法” 的审理思路认定,J公司与Z公司均没有签订技术许可协议的真实意思表示,涉案技术合同无效,最终判决:驳回上诉,维持原判。

 

 

裁判要旨

关于当事人是否以虚假意思表示订立合同的判断,一般可以按照如下步骤认定一是审查合同主给付义务是否具备特定类型合同项下主给付义务的基本特征;如不具备,则可以初步认定订立合同时存在虚假意思表示。二是根据当事人订立合同前后的情况和实际履约行为等事实,进一步认定订立合同时所隐藏的真实意图。是综合全案案情,如果上述两个方面的认定可以相互吻合并能够排除合理怀疑,则可以最终认定当事人以虚假意思表示订立合同。

 

 

案例评析

case analysis 

本案例一审、二审的争议焦点之一均在于涉案技术许可协议是否系双方真实意思表示。根据法院所查明的事实,我们可以得知双方签订技术许可协议旨在使J公司先行获得2亿元的政府投资奖励。同时,根据《民法总则》第一百四十六条第一款的规定(本案例适用《民法总则》,对应《民法典》第一百四十六条第一款的规定),行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。据此,我们可以判断出双方所签订的技术许可协议无效。那么,法院在案件审理的过程中是如何判断涉案技术许可协议并非双方的真实意思表示呢

根据最高人民法院作出的二审判决,首先,双方所签订的技术许可协议是我国法律规定的一类典型合同——技术合同中的技术许可合同,更进一步讲是技术秘密使用许可合同。这一类型合同的主给付义务主要在于许可方向被许可方提供约定的技术,被许可方获得技术后可以在约定期限内按照约定方式使用;相应地,被许可方需向许可方支付约定的许可使用费,许可方一般情况下可以自由支配许可使用费。就本案而言,Z公司获得J公司柴油机技术的许可后并未实际使用授权的技术或作出实施授权技术的相关准备,而是在协议签订的四个月后即与J公司商定涉案技术的“回购”事宜;此外,J公司在取得2亿元技术许可使用费后,并无法自由支配该笔款项,任何动用该笔款项的行为都需要得到Z公司的同意。由此可见,双方所签订的技术许可协议并不符合该类型合同主给付义务的基本特征;其次,根据双方提交的证据及法院查明的事实能够认定,双方签订技术许可协议的真实目的在于使得J公司利用当地政府有关招商引资的政策获得先行兑现的2亿元招商奖励金,当事人订立合同前后的情况和实际履约行为等事实均能够进一步认定双方订立合同时所隐藏的真实意图;最后,综合全案案情,上述两个方面的认定可以相互吻合并能够排除合理怀疑,最高院最终认定当事人以虚假意思表示订立合同,该合同无效

技术合同属于较为典型的一类合同,《民法典》第三编合同编中即存在技术合同相关的专门章节。合同双方订立技术合同的目的,应当在于保护知识产权、促进科学技术的进步。而就本案而言,双方订立技术合同的目的并非如此,而是在于利用订立技术合同的形式达成先行获取政府投资奖励的目的,由于双方虚假的意思表示,最终也导致了合同无效甚至可能使J公司及其母公司S公司遭到行政处罚的不利后果。

在实践中,科技型企业由于自身技术研发的需要,不免与其他企业或个人签订相关的技术合同,如技术开发合同、技术转让合同、技术许可合同、技术咨询合同等,这类合同的标的往往与企业的核心技术秘密息息相关,且所涉合同金额通常较高。这就要求科技型企业在签订相关技术合同的前后及履约过程中必须要遵守诚实信用原则,规范自身行为,切忌以签订技术许可合同的虚假形式达成获取政府奖励、提振业绩、夸大研发能力等真实目的;与此同时,企业也需要提高注意力,防范合同的相对方侵犯己方的专有权利,从多角度考量,尽可能提前规避风险。一旦因为技术合同的签订或履行出现失误,则可能直接导致企业核心技术秘密泄露、面临高额的损害赔偿或企业商誉遭受重创等不利后果。

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