编者按：
改革开放四十余年来，我国知识产权保护逐渐实现由弱保护到强保护的转变。在此大背景下，上海市协力（苏州）律师事务所王乃莹律师带领的知识产权团队以最高人民法院发布的《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2021）》及《2021年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例》中所涉案例为引，编写2021年知识产权典型案例研读系列文章，该系列文章将涉及专利民事案件、专利行政案件、技术秘密案件、技术类知识产权合同案件等知识产权案件裁判规则的解读，供大家参考。
原创作者 | 王乃莹律师、许玥律师
案号：（2021）最高法知行终119号
案情简介
涉案专利号为97121280.5，名称为“一种多元置信度适配系统及其相关方法”，专利权人为耐玩公司，专利申请日为1997年10月 31日，优先权日为1997年9月29日，授权公告日为2003年2月26日。本专利权利要求1如下：
2017年10月至2018年2月期间，天猫公司、苹果商贸公司、工商银行陆续请求国家知识产权局宣告本专利全部无效。2018年6月12日，国家知识产权局作出被诉决定：宣告本专利权全部无效。专利权人不服，于2018年12月14日向一审法院提起诉讼，一审法院判决驳回其诉讼请求。专利权人不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高院二审判决驳回上诉，维持原判。
裁判要旨
本案的争议焦点在于：本专利是否具备创造性，具体为权利要求1、6是否具有预料不到的技术效果（权利要求6为对应于权利要求1的方法权利要求）。
最接近的对比文件证据A4公开了一种用于商品或服务的代理的计算机辅助系统。本专利权利要求1保护的方案与证据 A4相比区别在于：证据 A4中将检索判别式中包括的多个元素分为“必须具有的”和“想具有的”，其中“必须具有的”元素不具有权重，仅对“想具有的”元素分配权重，并且在存在太少命中的情况下，可以将“必须具有的”元素转换成“想具有的”元素。而本专利权利要求1中是直接将检索判别式中的每个元素都被分配权重，即不区分“必须具有的”和“想具有的”，相当于全部元素均为“想具有的”元素。
专利权人耐玩公司上诉主张，本专利与最接近的现有技术证据 A4相比具有的简化输入、简化权重、简化需求、简化检索等四个预料不到的技术效果。国家知识产权局答辩以及天猫公司、苹果商贸公司、工商银行陈述称，本专利与最接近的现有技术的区别技术特征属于公知常识，且并未带来预料不到的技术效果，本专利不具备创造性。
最高院认为，专利创造性判断中广泛使用的“三步法”是具有普适性的逻辑推演方法；基于解决长期技术难题、克服技术偏见、实现预料不到的技术效果、获得商业成功等直接证据判断创造性的方法则属于经验推定方法，两者都属于创造性判断的分析工具。运用“三步法”判断的结论是技术方案具备创造性时，一般无需再审查有关创造性直接证据；运用“三步法”判断的结论是技术方案不具备创造性时，应当审查有关创造性的直接证据，并根据基于创造性直接证据的经验推定结论复验“三步法”分析，综合考虑逻辑推演和经验推定两方面结论作出判断。
基于预料不到的技术效果认定专利创造性时，专利权人应当对存在该预料不到的技术效果且其来源于相关区别技术特征承担举证责任。该预料不到的技术效果应当足以构成技术方案实际要解决的技术问题的改进目标。如果某一技术方案是解决技术问题的必然选择，即便有关技术效果难以预料，其也仅为本领域技术人员均可作出的必然选择的“副产品”，仅此尚不足以证明该技术方案具备创造性。
证据A4的检索方法中具体针对“想具有的”元素作加权处理的检索方法和本专利权利要求1的检索方法，在手段和效果上均不具有显著差异；更何况在证据 A4已经公开了命中太少即不再设置“必须具有的”元素的技术方案。本领域技术人员为简化处理，在证据A4公开的内容的启示下，容易想到自始即不区分“必须具有的”和“想具有的”元素这一技术方案，也很容易预料自始即不区分“必须具有的”和“想具有的”元素的技术效果。总之，耐玩公司在专利确权行政审查程序和本案一审程序中并未明确以取得预料不到的技术效果为由主张本专利权利要求1具备创造性，其在本案二审程序中提出这一主张也未能提供证据证明本专利权利要求1所限定技术方案的实际技术效果超出了本领域技术人员的可预见技术效果。故被诉决定和一审判决关于本专利权利要求1不具备创造性的认定并无不当；耐玩公司关于本专利权利要求1具备创造性的主张，缺乏依据，不能成立。
案例评析
case analysis
创造性的审查是专利授权确权过程中最为常见，也是争议最为集中的部分。实践中，通常采用“三步法”对创造性进行判断。《审查指南》第二部分第四章第3.2节规定了“三步法”作为创造性的判断方法。同时该章第5节规定了判断发明创造性时需要考虑的其他因素：发明是否具备创造性，通常应当根据本章第3.2节所述的审查基准进行审查。应当强调的是，当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论。具体情形包括：1.发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题；2.发明克服了技术偏见；3.发明取得了预料不到的技术效果；4.发明在商业上获得成功。
尽管有上述规定，但《审查指南》中并未明确“三步法”与“其他因素”之间究竟是何种关联。这使得在审查实践中,对“三步法”与“其他因素”二者之间关联关系存在理解的模糊性，各方对其他因素的适用规则认识不一,在举证和相关判定上存在盲目、随意性。专利审查机关、法院在适用其他因素时的适用意见和标准也常不一致。
最高院在（2016）最高法行再41号案中曾阐述过“三步法”与“其他因素”的关系：“马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的’三步法’。意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，而且作为一种倒推的判断方法，具有特殊性，不具有普遍适用性。因此，只有在经过’三步法’审查和判断得不出是否是非显而易见时，才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性，通常不宜跨过’三步法’直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。”
本案中，最高院进一步明确了“三步法”与其他因素的关系，并对两者结论出现冲突的情形进行了规定。总的来说，原则如下：“三步法”是创造性审查的基础，“其他因素”是辅助，当“三步法”的结论为具备创造性时，则结论确定，无需检查验证，而当“三步法”的结论为不具备创造性时，则需用“其他因素”进行修正。
另外，对于其他因素中的“预料不到的技术效果”，本案也进行了规定。“预料不到的技术效果”是实践中权利人争辩发明具备创造性的一个常见理由，在化学医药领域尤为常见。笔者进行了粗略的案例检索，发现权利人以此作为争辩理由获得成功的案例极少，失败的原因多与本案类似：一方面，权利人在专利说明书中缺少与 “预料不到的技术效果”有关的记载，使其诉争理由得不到说明书的支持；另一方面，权利人后续提供的证据不能证明发明取得了预料不到的技术效果，或者本身证据形式就不符合要求。
最高院在（2019）最高法知行终188号案中阐述了“预料不到的技术效果”的评判标准：“第一，发明取得预料不到的技术效果，是指发明或实用新型同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。第二，判断发明创造是否取得预料不到的技术效果，核心在于应当以所属领域技术人员的视角判断发明取得的技术效果是否预料不到。对发明创造实际取得的技术效果的认定，需要在专利文件公开的事实基础上辅以相关证据加以考量。
最高院在本案中进一步明确了适用“预料不到的技术效果”判定创造性的规则：1.举证责任由专利权人承担；2. 预料不到的技术效果认定中的判断时点应当是申请日或者优先权日，比对基准应当是最接近现有技术而非现有技术整体，判断主体应当是本领域技术人员；3. 预料不到的技术效果应当足以构成技术方案实际要解决的技术问题的改进对象。
本案对于专利授权确权的审理工作具有极其重要的指导性作用，明确了“三步法”与“其他因素”的关系，同时确立了“预料不到的技术效果”在评判创造性时的适用规则，指导我们在日后的案件中更有针对性地提出争辩理由并提交相关证据，也有利于专利行政机关与司法机关统一标准，确保真正有价值的发明创造得到专利保护。