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【协力研究】知识产权|最高院专利案件裁判规则(九):外购产品侵权,是否可以主张合法来源抗辩?

作者:王乃莹知识产权律师 来源:协力苏州知识产权业务部 日期:2021/6/1 11:20:32 人气:316

编者按:

改革开放四十年,我国知识产权保护逐渐实现由弱保护到强保护的转变。在此大背景下,上海市协力(苏州)律师事务所高级合伙人王乃莹律师带领的知识产权团队以近年来最高人民法院裁判的案例为引,编写最高院专利案件裁判规则系列文章,该系列文章将涉及专利权属、专利侵权、专利无效等专利纠纷案件裁判规则的解读,供大家参考。



 案号:

(2020)最高法知民终841号



案情简介

原告欧普公司于2014年12月12日提出了涉案专利(ZL201420786653.2一种磁性安装元件及光学模组、照明模组及照明灯具)申请,并于2015年5月13日获得授权。2017年2月15日,国家知识产权局出具第31387号无效宣告请求审查决定书,宣告涉案专利的权利要求1-6无效,在权利要求7-23的基础上继续维持涉案专利有效。

原告经调查,发现被告汉德森公司存在制造、销售、许诺销售侵犯专利权的产品的行为,据此提起侵害实用新型专利权诉讼。被告汉德森公司认可其实施了销售及许诺销售行为,否认其实施了制造行为,认为被诉侵权产品系从第三方厂家采购,且其尽到了合理的注意义务。被诉侵权产品系通过合法途径采购所得,并提供采购合同、外购入库单、增值税发票作为其主张合法来源抗辩的证据。


 争议焦点

汉德森公司是否实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为,其合法来源抗辩是否成立。




一审法院认为

被诉侵权产品的包装上印有汉德森公司的企业名称、商标、地址、电话等信息,产品上亦印有汉德森公司的商标,汉德森公司有向消费者作出被诉侵权产品系来源其处的意思表示,对消费者而言,汉德森公司即是被诉侵权产品的制造者,故汉德森公司作为制造者无权主张合法来源抗辩,同时汉德森公司虽提供了第三方公司的采购合同、入库单以及发票,但上述证据也无法相互印证,从而证明汉德森公司所有涉案产品系其从第三方合法采购的事实。综上,原审法院对汉德森公司的合法来源抗辩不予采纳,其在本案中应当就被诉侵权产品承担制造者的责任。



最高院二审认为

汉德森公司主张的合法来源,指被诉侵权产品整体来自外购,加帖汉德森公司商标对外销售。对此,本院认为,首先,原审中,汉德森公司提供了与案外人福建省盛世源光电科技有限公司的采购合同二份、外购入库单二份、增值税发票二份,上述证据可以反映证据之间的联系,也可以发现汉德森公司提供的证据并不完整,在采购金额与发票之间、存货编码与外购入库之间并不完全对应,采购合同涉及汉德森公司提供彩盒、双方合作等内容,说明汉德森公司并未完整披露其与案外人交易的内容。其次,被诉侵权产品的包装上印有汉德森公司的企业名称、商标、地址、电话等信息,产品上亦印有汉德森公司的商标,并未披露其主张的实际生产商信息,汉德森公司有向消费者作出被诉侵权产品为其制造的意思表示,汉德森公司作为制造者无权主张合法来源抗辩,汉德森公司该上诉理由不成立,本院不予支持



案例评析

合法来源抗辩是专利侵权诉讼中被告常用的不侵权抗辩理由之一,近年来在司法实践中也愈发常见。该制度能够有效地平衡专利权人和因不知情而使用销售侵权产品的善意第三人之间的合法权益,保障商品在市场中自由高效地流通。


针对合法来源抗辩,《专利法》(2020修正)第七十七条规定:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(2020修正)第二十五条规定:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。本条第一款所称不知道,是指实际不知道且不应当知道。本条第一款所称合法来源,是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源,使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。


根据相关法律规定,我们可以得知,适用合法来源抗辩必须满足以下几个要件:


本案例中,一审、二审法院均未支持汉德森公司有关合法来源抗辩的主张,主要是认为被诉侵权产品虽然整体来自外购,并加帖汉德森公司商标对外销售,但汉德森公司仍为侵权产品的制造者,而非仅仅是使用者、销售者。该认定主要基于以下两个方面的考虑:1、被诉侵权产品的包装上印有汉德森公司的企业经营信息和商标,产品上亦印有汉德森商标,其有向消费者作出被诉侵权产品系来源其处的意思表示且并未披露其主张的实际生产商信息。根据《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复(2020修正)》中的规定:任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上,表示其为产品制造者的企业或个人,均属于《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。据此,法院认为其作为侵权产品的制造者,不满足合法来源抗辩的主体要件;2、为证明其主张,汉德森公司提供了其与案外人签订的采购合同二份、外购入库单二份、增值税发票二份,但上述证据并不完整也无法相互印证,汉德森公司并未完整披露其与案外人交易的内容,无法证明其产品的合法来源,不满足合法来源抗辩的客观要件。综上,在不满足主体要件及客观要件的情况下,汉德森公司外购侵权产品加贴商标对外销售的行为无法适用合法来源抗辩。




作者简介



电话:13584850394









王乃莹

上海市协力(苏州)律师事务所高级合伙人、专利代理师、知识产权业务部主任,兼具律师与专利代理师资格,具有多年大型外资企业知识产权管理工作经验。熟悉企业运作及研发项目管理流程。擅长制定企业知识产权发展战略及管理制度与流程建设;具有丰富的企业知识产权创造、风险控制及资产管理经验。同时专注于知识产权诉讼与非诉法律服务,专注于为科技创新型企业提供常年法律顾问服务。







张雨嘉

中国药科大学理学学士,苏州大学法律硕士。具备丰富的理学知识与法学知识,致力于为科技型企业提供知识产权相关法律服务。擅长化学、药品等领域专利检索、分析及侵权诉讼、擅长商标权取得及保护、不正当竞争等。



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