【知识产权】从企业专利申请管理的视角探讨如何获取高质量专利申请文件

前言: 

笔者从事企业知识产权管理工作十五余载， 大致也经历了中国知识产权制度的起步与发展，也曾见证过诸如大型民营企业、台资企业、外资企业等多种类型企业内部的知识产权管理工作。回首多年从业之路，虽无高屋建瓴式的高深论道，毕竟身在其中，也有一些细小深刻之体会，今愿写出与各位分享。

    专利申请的质与量，是企业专利策略的重要组成部分。企业不积极申请专利保护自己的发明创造可能面临重重危机，但是专利申请质量得不到保证同样会将企业置于危险边缘。

    近期处理了几个案件，这几个案件的当事人均是创新型中小企业。案件处理过程中，了解了这些企业的专利保护现状，虽谈不上震惊，但也着实让人惋惜，惋惜之余，不禁激发了我想要说几句的欲望，可能是因为曾作过十几年大型跨国公司知识产权管理者的缘故吧，职业病所趋，每每与此种案件当事人沟通过程中，总不由自主的要多唠叨几句关于企业知识产权管理方面的事情。逐渐的碰到此种类型的案件多了，深感这已非一两家企业的个别问题，显然是现阶段我国创新型中小企业所普遍存在的问题。

一、创新型中小企业的专利申请管理现状与存在的问题

案例一：

    A公司，公司负责人找到我是因为他发现有一家竞争对手生产与A公司一模一样的产品，由于竞争对手产品销售价格较低，所以逐渐的抢了很多A公司的客户。在与该负责人沟通如何维权的过程中，我们了解到A公司拥有多项实用新型专利，但是这些专利都是在A公司的产品在市场上热销多年后才提交的申请。根据我国《专利法》的相关规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性，即该发明或者实用新型应在申请日以前不为国内外公众所知。本案中，A公司的专利在申请日以前已在国内市场公开销售，因此，如果A公司要维权，其面临的一个很大的风险将会是该专利会由于在申请日之前的使用公开而被无效。

案例二：

    B公司，公司负责人找到我是因为她发现有竞争对手在网上销售与其产品完全相同的产品。与该负责人沟通中了解到B公司非常重视新技术研发，也非常及时的对每一项新技术去申请专利，B公司每年会花费很多成本在产品研发及专利保护上。当现场对B公司的专利及涉嫌侵权产品进行比对时，我们吃惊的发现，B公司专利权利要求1中几乎包括了所有实施例中的技术特征，而被控侵权产品只是复制了其中的一个实施例，因此被控侵权产品由于缺少权利要求1中的多个技术特征而并不被权利要求1的保护范围所涵盖。本案中，由于B公司的专利权利要求中包含了多个非必要技术特征而使得专利权利要求保护范围过小，根据我国专利侵权判定中的全面覆盖原则，被控侵权产品只要缺少权利要求中的至少一项技术特征就不会构成侵权。

案例三：

    著名的苹果公司与上海智臻公司专利侵权案，想来大家应该都很熟悉。2012年6月智臻公司向上海市第一中级人民法院起诉苹果公司，称其siri语音系统侵犯上海智臻公司所拥有的一项专利权。本案一出，业内一片哗然，各种评论都有，其中不乏对智臻公司点赞的，认为智臻公司作为创新型中小民营企业代表，敢于挑战苹果公司这样的国际巨头，无论在技术实力还是在自主知识产权的保护方面都是国人的骄傲。

    然而当侵权案件还在审理过程中时，2012年11月，苹果公司针对该项专利向专利复审委员会提出无效申请，2013年9月，专利复审委员会做出第21307号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利权全部有效。苹果公司不服，向北京一中院提起行政诉讼。北京一中院经审理后一审判决维持专利复审委员会做出的21307号决定。后苹果公司不服，又向北京高院提起上诉，2015年4月21日，北京市高院以该专利不符合专利法二十六条第三款、第四款以及专利法实施细则第二十条第一款等明显实质性缺陷、应当宣告无效为理由，撤销了北京一中院行政判决和国家知识产权局专利复审委员会的无效决定，并要求专利复审委员会对该专利重新作出无效宣告审查决定。根据我国《专利法》及《专利法实施细则》相关规定，专利说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。本案中，专利之所以被宣告无效，主要原因就在于说明书及权利要求书在撰写方面存在不符合前述《专利法》及《专利法实施细则》的要求的质量瑕疵。

    通过以上案例，我们发现这些公司存在一个共同的问题，就是这些企业都申请了专利，储备了竞争“利器”,但是当发现侵权，准备拿起这个“利器”维权时，却发现“利器”根本不能助力。握在手中的专利由于质量存在问题而面临被无效的风险。这种质量存在问题的专利即是我们常说的“劣质专利”。现阶段我国的创新型中小企业虽在科技创新方面具有较强实力，但由于专利申请管理的步伐远远没有跟上科技创新的步伐，从而导致这些企业手中握有的专利很大一部分都是“劣质专利”。

    然而在市场经济环境下，创新型中小企业要想在激烈的市场竞争中获得和保持市场竞争力，就必须拥有自己的高质量专利，而高质量专利来源于高质量的专利申请文件。鉴于此，笔者想通过本文与大家探讨创新型中小企业应如何构建自己的专利申请管理制度以提高企业专利申请文件的质量。

二、创新型中小企业 “劣质专利”产生的原因

    企业专利申请管理指企业通过设置专业的管理团队或管理人员，按照一定的制度规范对企业专利申请各环节所进行的一项管理制度。通过企业专利申请管理，可以保障企业科技创新成果能及时转化为高质量的专利申请文件，进而转变为高质量的专利。

    目前我们国家创新型中小企业专利申请管理方面具有以下突出特征：

l 没有专门的专利管理团队或专业的专利管理人员

l 没有建立相应的专利管理制度与流程。

l 不重视专利质量且缺乏对专利质量进行审核的意识

    由于没有科学的专利申请管理制度，导致中小型企业要么不重视专利申请，要么一味只追求专利申请的数量，而忽略专利申请文件的质量，产生一个又一个劣质专利，这些劣质专利的存在，使得大多数创新型中小企业手里拿着的专利证书几乎成为一纸空文，没有任何权利可主张。

    创新型中小企业之所以会有这样的专利申请管理现状，究其原因主要有以下几点：

1） 企业管理者对知识产权管理工作重视不够、投入偏低。知识产权对企业经营的贡献往往隐含在有形的产品和无形的市场中，难以直接量化。企业管理层往往更多地强调有形资产的使用和管理，对知识产权这类无形资产的管理普遍不够重视，加上自身规模不大、资金紧张等现实问题，投入自然也就偏低。

2） 研发技术人员知识产权意识普遍较薄弱，知识产权存在流失风险。由于知识产权工作往往独立于技术人员的研究开发工作，与其考核和业绩均没有直接关联，这就很难激发其专利申请的主动性和积极性，知识产权保护意识自然也就比较薄弱。

3） 专业的知识产权管理人员缺乏，多数知识产权管理人员的水平有待提高。知识产权管理工作兼技术、经济、法律和管理于一体，对人的要求相当高。但是，由于企业知识产权管理工作往往都是由其他管理岗位人员兼任，其工作重心和业绩考核重点均不在此，因此，其主动学习业务知识的动力不足，加上许多人是半路出家，管理的专业性有待提高。

三、如何构建创新型中小企业的专利申请管理制度以获取高质量专利申请文件

1. 创新型中小企业专利申请管理内容

首先，应明确专利申请管理基本内容，创新型中小企业专利申请管理重点可以关注以下内容：

² 专利挖掘：旨在从研发成果中找出可申请专利的技术点。

² 专利技术交底：旨在揭示待申请专利技术方案的相关内容。

² 现有技术检索：旨在找出与待申请专利相关的现有技术情况。

² 专利申请评估：旨在判断待申请专利的技术方案是否适合申请专利、应申请何种类型的专利。

² 专利申请文件撰写：旨在根据专利技术交底内容，撰写出符合我国专利法及相关法律法规且能一定限度维护申请人利益的专利申请文件。

² 专利申请文件质量审核：旨在针对专利申请文件的内容进行审核，确保专利申请文件具有较高质量。

其次，按照时间顺序，具体的管理流程可参下图：

2. 创新型中小企业专利申请管理人员配置

企业应配备专业的专利管理人员，如果企业没有条件配备专门的专利管理人员开展工作，也可聘请专业的专利法律顾问代为管理，让专业人员为企业提供专业服务。专利申请管理中的参与人员至少包括：研发技术人员、专利管理人员及专利代理人；其中以专利管理人员为主导，专利管理人员是介于研发技术人员与专利代理人之间的桥梁，三者各有分工，具体可参下图。

3.专利申请管理各环节的注意事项

1）专利挖掘

    专利挖掘是指在技术研发过程中，从技术和法律层面对所取得的技术成果进行剖析、整理、拆分及筛选，从而确定用于申请专利的技术创新点和技术方案。为了对创新成果有较全面及时的保护，专利挖掘应该是主动的，且挖掘的时间点不是等到产品研发全部完成时才做，而是应该提早到研发项目立项阶段，且应该贯穿研发全过程，对于一个研发项目来说，往往包含项目立项阶段、新产品研究开发阶段、创新成果产品化、市场化阶段，每个阶段侧重点不同，都可以进行专利挖掘，具体可参下图：

目前大多数的创新型中小企业都是在产品研发全部完成，新产品待上市前，甚至有些企业是新产品上市后才提出专利申请。这样所带来的一个问题就是会遗漏很多比较好的技术方案。另外，如果等到产品投入市场后才申请专利，日后会面临一个很大的风险就是该专利由于使用公开而被无效。

2）专利技术交底

    专利申请文件的撰写基础是申请人提供的技术交底书，技术交底书的内容和质量对代理人撰写申请文件有直接影响。一份不完善的技术交底书会影响申请文件的质量。一般认为，技术交底书的较低公开内容应足以指导代理人把握正确的撰写方向和重点。技术交底书的内容至少应包括现有技术描述（包括现有技术揭示的内容及其存在的问题）、本发明所要解决的技术问题、本发明技术方案描述及本发明的有益效果描述（有附图的尽量结合附图描述）。此处的现有技术只要描述发明人在做出发明创造时所了解的现有技术情况，而不需要发明人做专门的现有技术检索。技术交底书应由发明人完成撰写，专利管理人员可指导发明人完成技术交底书撰写。

3）现有技术检索

    相对而全面的现有技术检索有利于更好的规划专利权利要求书的方向及范围。现有技术检索应由专利管理人员完成，专利管理人员收到发明人提交的技术交底书后，先与发明人沟通技术方案内容，在初步掌握技术方案内容后做第一次的现有技术检索，针对第一次的现有技术检索结果，可与发明人沟通技术方案的进一步的内容及其与现有技术的区别，如发明人有补充内容，可再进行第二次现有技术检索，然后就第二次检索结果再与发明人沟通，此环节可根据案件情况循环多次。基于所检索到的现有技术，经与发明人讨论，专利管理人员可以自行或者要求发明人完善技术交底书，例如可增加现有技术说明部分，基于新的现有技术，也可变更本发明所要解决的技术问题部分，且进一步完善本发明技术方案描述部分。

4）专利申请评估

    现有技术检索完成后，可结合检索到的现有技术从法律的角度评估针对本技术方案是否申请专利、申请何种类型的专利。专利管理人员还应至少组织研发、市场、等部门负责人参与评估，分别从技术、市场的角度确定申请专利的必要性。

5）撰写专利申请文件

    撰写申请文件通常是交给专利代理人，专利管理人员应将完善后的技术交底书提供给专利代理人，并且向专利代理人解释技术方案及现有技术内容，专利代理人应根据技术交底书所揭示的内容及专利管理人员的解释完成专利申请文件的初稿。专利代理人在撰写过程中，应注意与专利管理人员保持紧密的沟通，以确保充分的理解技术方案。

6）专利申请文件质量审核

    专利申请文件初稿完成后，专利管理人员应与发明人一起对专利申请文件进行初步书面审核，主要目的是确认专利代理人是否有对技术方案理解不正确的地方，发明人尤其是要从技术的角度审核专利说明书具体实施方式部分是否有不正确的描述，是否包含了发明人所揭示的全部的技术方案。在对专利申请文件初稿进行书面审核后，专利管理人员应组织发明人、专利代理人召开专利合议会议，主要目的是针对权利要求书进行审核，确认权利要求的保护范围是否恰当，可针对权利要求中的每个技术特征，站在竞争者的角度，看该技术特征是否是必要技术特征，是否容易做回避设计，如果某技术特征可以去掉，说明该技术特征不是必要技术特征，应从权利要求中去掉，如果某技术特征的描述很容易用别的技术特征替换则说明该技术特征概括的不恰当，可适当上位。总之，通过这样的合议会议，目的是希望权利要求的保护范围概括恰当，不会因为范围过大而被驳回，也不会因为范围过小而使得权利人的权利不能合理主张。

    综上，提升专利申请质量是专利申请管理工作的重要内容。专利申请管理绝不仅仅是简单地给发明人提交的技术方案披上一层专利的外衣，一件高质量的专利是多种因素共同作用的结果：高水平的创新成果；高质量的技术方案；高质量的申请文件。而达到上述条件又有赖于研发人员、专利管理人员和专利代理人员的共同努力，中间任何一个环节出现问题，都将影响专利的授权结果及专利质量。

    本文中，笔者只是从企业专利申请管理的角度，提出一些可提高专利申请质量的通用性措施供参考，具体的各企业可根据自身情况，设置不同的管理制度，采取不同的措施来保障专利申请文件的质量。

参考文献：

［1］徐俊峰：《浅谈我国企业知识产权管理现状及对策》，载2013年第02期《中国发明与专利》

［2］周建明；喻伟；王岩：《企业专利申请质量提升研究》，载2009年第19卷总第111期《知识产权》

［3］黎运智；孟奇勋：《问题专利的产生及其控制》，载2009年第09期《创新政策与管理》

［4］逯长明：《获得高质量专利申请文件的几个措施》，载2005年第01期《电子知识产权》

［5］赵岩；郭广迅：《如何获得高质量的专利权》，载2013年7月11日《中国知识产权报》

作者简介： 王乃莹，上海市协力（苏州）律师事务所，兼具专利代理人资格，具有多年大型跨国公司知识产权管理经验，擅长知识产权诉讼与非诉业务，尤其擅长企业知识产权管理。